美国知识产权实务指引.pdf
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1、目录一、美国专利申请及审查11 专利类型12 专利申请费用22.1 官费列表22.2 降低费用方式43 不予授权情况53.1 重复授权53.2 不属于专利法保护的客体53.3 未公开充分及说明书清楚表达发明创造53.4 未满足新颖性的相关要求63.5 未满足创造性的相关要求63.6 未满足信息披露义务74 专利申请及审查74.1 专利申请的途径74.2 发明专利申请流程114.3 申请文件的准备134.4 发明申请文件撰写164.5 发明专利的审查及授权184.6 外观专利的审查及授权23江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心4.7 植物专利的申请及审查245 再颁和复审程序265.1
2、再颁程序265.2 美国专利复审程序275.3 再颁程序与复审程序的比较296 申请策略296.1 提交美国专利申请的考量因素296.2 美国专利申请中的特殊制度306.3 美国专利申请的加快审查途径346.4 选择合适的专利代理机构386.5 专利申请策略汇总40二、美国专利保护的法律体系及流程421 司法体系431.1 联邦地区审判法院441.2 联邦巡回上诉法院461.3 最高法院472 民事诉讼程序482.1 专利诉讼的流程及关键节点482.2 损害赔偿592.3 诉讼策略63江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心3337 调查693.1 法律依据693.2 立案条件693.3
3、参与方703.4 调查程序及期限723.5 救济措施和执行753.6 337 调查诉讼策略754 侵权的判定标准784.1 发明专利784.2 外观专利814.3 植物专利82三、美国专利服务机构831 专利代理机构832 诉讼服务机构1043 公共机构112江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心1一、美国专利申请及审查1 专利类型美国专利保护类型包括发明专利、外观专利及植物专利。发明专利(Utility patent):凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物,或者对已知物质的新用途,或者是对现有技术的进一步改进,都属于美国
4、专利法所要保护的客体。其保护年限为申请日起二十年。美国未设有实用新型专利制度,国内申请人的首次申请的实用新型专利如发明专利一样可以作为申请美国专利的优先权。外观专利(Design patent):外观专利保护针对产品的新的、原创的和装饰性的外观设计。其保护年限为授权日起十五年,在 2015 年 5 月 13 日(不包括本日)之前授权的专利有效期为十四年1。植物专利(Plant patent):植物专利保护的范围包括任何发明或发现并且通过无性繁殖,同时具备显著性和新颖性的植物新品种(包括培育出的变种、突变种、杂交种和新发现的幼苗,但不包括块茎繁殖植物或者发现于未经栽培环境下的植物)。其保护年限为
5、申请日起二十年。1https:/www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1505.html江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心22 专利申请费用美国专利申请的费用通常包含官费和服务费。官费取决于申请的类型、途径和专利权项数量等因素。以发明专利来计算,没有额外程序和过多的专利权项的官方费用约为 3000美元。除官方费用外,美国律师和代理机构的服务费会因机构和服务质量有所差异,通常来说,每个发明专利的代理费用在 5000-10000 美元左右,每次答复通知书还需要大约2000 美元;此外流程监控、官文转达、IDS 披露、授权缴费、权利转让登记等流程类的费用至
6、少需要 1000 美元。2.1 官费列表发明专利官费2:类型费用项美国官费 USD大实体 小实体 微小实体申请阶段(包括PCT 进入)申请费32012864检索费(有 PCT 检索报告)700280140超项费(权利要求超 20 项)/每项1004020超项费(独权超 3 项)/每项48019296多项从属项/每项8603441722https:/www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心3类型费用项美国官费 USD大实体 小实体 微小实体实审阶段实
7、审费800320160如提 RCE(第一次)1360544272如提 RCE(第二次)2000800400延期答复一个月2208844延期答复两个月640256128授权登记阶段授权费用1200480240年费阶段3.5 年20008004007.5 年3760150475211.5 年770030801540外观专利官费:类型费用项美国官费 USD大实体小实体 微小实体申请阶段申请费2208844检索费1606432实审费640256128超页费(超 100 页外)/每 50 页42016884授权登记阶段授权费用(含 1-20 年年费)740296148江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权
8、保护中心4植物专利官费:类型费用项美国官费 USD大实体 小实体 微小实体外观申请阶段申请费2208844检索费44017688实审费660264132超页费(超 100 页外)/每 50 页42016884授权登记阶段授权费用(含 1-15 年年费)8403361682.2 降低费用方式(1)申请主体美国专利法实施细则规定申请人属于“小实体”(SmallEntity)和“微小实体”(Micro Entity)可享受包括申请费、检索费、审查费等官费的减免,具体缴费金额请参考上表。(2)发明专利减少撰写“多项引用”权利要求多项从属项(Multiple dependent claim)是指从属权利
9、要求引用多个权利要求,在中国的专利申请实务中经常被用来扩展专利权项覆盖的技术方案,但该种撰写方法在美国需要额外缴纳费用,因此在撰写时,若无必要则减少该类权利要求。江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心53 不予授权情况按照美国专利法的相关规定,如果出现下列情况之一,则该专利申请不能被授予专利权:3.1 重复授权根据美国专利法第101条以及美国专利审查程序手册第804 节的相关规定,同样的发明创造只能被授予一项专利权。3.2 不属于专利法保护的客体不能被授予专利权的客体包括但不限于,人体器官、自然规律、物理现象、抽象概念、数学方法以及自然界以自然状态存在的物质。在我国一些不能被授予专利权的
10、客体,例如,计算机软件、商业方法、动物以及疾病的诊断与治疗方法等,在美国都是可被专利法保护的客体。美国专利商标局会制定不予保护客体的判断标准,如2019 年 1 月发布了针对“可专利性主题(subject mattereligibility)”的指南,对如何应用美国最高法院的Alice/Mayo 两步测试标准开展审查进行了规定。3.3 未公开充分及说明书清楚表达发明创造美国专利法第 112 条相关规定:江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心6(1)说明书应包含对发明及其制造和使用方式和过程的完整、清楚、简要和确切术语的书面描述,以使与该发明相关或最紧密联系的本领域技术人员能够制造和使用该
11、发明,并且在说明书中应当公开实施该发明创造的最佳实施方式;(2)说明书中应该能够推导出一个或多个权利要求,且该权利要求能够清楚的表明该专利申请所要求保护的主题及其范围。3.4 未满足新颖性的相关要求如果有下列情况之一,将无法获得专利权:(1)在申请日之前,该发明创造权利已经获得专利,或在出版物中已有描述,或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知;(2)该发明创造在根据第 151 条所授予的专利中,或者在根据第 122(b)条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述,而在此情况下,该专利或专利申请的署名为其他发明人,且在该发明创造的申请日之前已经有效提出申请。3.5 未满足创造性的相关要求即使
12、一项专利申请满足新颖性的相关要求,但申请专利江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心7的内容与其已有的技术之间的差别微小,以至在该项发明完成时对于本领域技术人员而言是显而易见的,则不能被授予专利权。3.6 未满足信息披露义务根据美国专利法实施细则 37CFR 1.56 款,所有涉及专利申请的人都有义务向美国专利商标局披露与专利性有关的所有现有技术资料,且该义务贯穿整个权利要求在审查过程,如果对美国专利商标局有或企图有欺骗行为,或故意违反信息披露义务,则不授予专利权。4 专利申请及审查4.1 专利申请的途径美国参加了以下知识产权国际公约:保护工业产权巴黎公约专利合作条约(PCT)工业品外观设
13、计国际注册海牙协定中国申请人可通过巴黎公约、专利合作条约(PCT)途径以及直接向美国专利商标局递交提交美国发明专利申请;江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心8可以通过巴黎公约、海牙体系或直接向美国专利商标局提交美国外观专利申请。发明专利的优先权期限为 12 个月,外观专利的优先权期限为 6 个月。专利合作条约(PCT)途径:专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称 PCT)是一项国际性的专利合作制度,旨在简化国际专利申请程序,并为申请人提供在多个国家或地区提交专利申请的便利。PCT 于 1970 年由世界知识产权组织(WIPO)制定,并于 1978 年生效
14、。PCT 的主要目标是为申请人提供一种统一的程序,以在多个国家或地区提交专利申请,通过一次申请程序,获得针对多个国家或地区的初步专利审查报告。该制度减少了在不同国家或地区提交专利申请时的重复性工作,并提供了更多的时间来决定在哪些国家或地区进一步推进专利保护。中国申请人可以向中国知识产权局提交 PCT 国际申请后(可以要求中国在先申请的发明或实用新型的优先权),自优先权日起 30 个月内,进入美国国家阶段。巴黎公约途径:巴黎公约是一项国际法律协议,旨在保护工业产权,如专利、商标和工业设计。它确立了国民待遇和优先权原则,江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心9要求缔约国对其他缔约国的申请人给
15、予同等待遇,并允许申请人在一国提交申请后,在其他国家享有优先权。该公约为国际知识产权保护提供了基本框架,促进了国际合作和知识产权的跨境保护。中国和美国均是该条约的成员,因此,中国的申请人在中国提交专利后,自申请日起 12 个月(发明或实用新型)/6 个月(外观设计)内可以向美国专利商标局就相同主题提出专利申请,并要求享有优先权。与 PCT 方式相比,采用巴黎公约途径的速度会快几个月,其原因是 PCT 中增加了国际检索报告等环节,所以速度会降低;若申请人并不急于获得专利权,采用 PCT 方式,进入国家阶段的时间(30 个月)明显长于通过巴黎公约方式的时间(12 个月),因此增加了申请人优化申请文
16、件的时间3;此外采用 PCT 方式进入该国时,会收到国际检索报告,从而辅助判断该申请授权的可能性,增加后续授权的可能性。工业品外观设计国际注册海牙协定:工业品外观设计国际注册海牙协定是一项简化工业品外观设计国际注册程序的国际协定,允许申请人通过一次申请在多个协定成员国注册其设计。该协定简化了申请程序、3http:/ 发明专利申请流程 图1 美国专利申请流程图5 5https:/www.uspto.gov/patents/basics/apply/utilitypatent#tocaguidetofilingautilitypatentapplication江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保
17、护中心12美国专利申请流程主要包括以下:文件提交:申请人通过提交临时申请方式、巴黎公约、PCT 或直接提交等提交方式提交申请文件,如申请文件不完整,需要补交缺失的文件,在申请文件完整的情况下,则进入实质审查。实质审查:审查员审查申请文件是否具有单一性,如包括多个不具备单一性的权利要求,则需要确定开展全面审查的权利要求基础。经过全面审查,美国专利商标局的审查员可以直接下发授权通知书或审查意见通知书,审查意见通知书包括非最终审查意见通知书(Non-final office action)以及最终审查意见通知书(Final office action)两种。在上述两种审查意见通知书中提出可专利性意见
18、。如果申请人针对最终审查意见通知书的答复未被接受,审查员会发出建议性审查意见(Advisory Action),申请人在收到最终审查意见或建议性审查意见通知书后,可提出继续申请/部分继续申请、或者提出继续审查请求(Request for ContinuedExamination)(即 RCE 程序)或提出上诉请求(Appeal)。再颁/复审:授权后专利权人可以通过再颁程序修正已经授权的专利中的错误。请求人也可以通过复审流程对于授江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心13权专利提起复审。当前美国的复审程序包含单方复审(ExParte Re-examination)、多方复审(Inter P
19、artes Review,简称 IPR)、授权后复审程序(Post Grant Review,简称 PGR)共三种。4.3 申请文件的准备由于有多种进入美国途径,不同的专利申请途径可能需要提交不同的文件以满足审查要求。申请文件的完备性是顺利通过专利审查初审环节(Office of Initial PatentExamination,简称 OIPE)的关键要素。通过 PCT 途径进入美国国家阶段的两种方式,分别为常规方式(专利法第 371 条)和 Bypass 方式(专利法第 111条,即“继续申请”或“部分继续申请”方式)。常规方式(专利法第 371 条):该方式将 PCT 申请延伸至美国国家
20、阶段。与其他大多数国家的规定相同,进入美国国家阶段时需要提交 PCT 国际公布文本的准确翻译版本。这个翻译可以根据 PCT 条约第 28 和第 41 条的规定进行修改,但修改内容不得超出原 PCT 国际公布文本的范围。Bypass 方式:该方式进入美国国家阶段的专利申请意味江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心14着申请人放弃了原始的 PCT 申请,转而提交一份新的申请。因此,申请人不需要提交原 PCT 国际公布文本的准确翻译,同时可以根据需要,对原 PCT 申请文件进行修改或增加新内容,修改后的申请文件将作为继续申请或部分继续申请保留,新的内容无法享受 PCT 的申请日。相较于通过专利
21、法第 371 条方式进入美国国家阶段,选择 Bypass 方式在某些情况下更有优势。特别是当 PCT 申请文件存在缺陷或不足,例如不准确的表述或需要在申请文件中添加进一步的改进内容时,Bypass 方式的灵活性显著。因为该方式允许在基于PCT公布文本的基础上进行修改或增补申请文件,有效地弥补了原 PCT 申请文件的不足,保障了申请人的权益。此外,以上提交方式中,均需提交申请表(ApplicationData Sheet)、宣 誓 或 声 明 文 件(Executed Oath orDeclaration)、信息披露文件(Information DisclosureStatement by Ap
22、plicant,IDS);若申请人非发明人,需额外提交转让证明。具体的需要提交的文件如下:申请表(Application Data Sheet):在申请表中须填写发明名称、PCT 申请日、申请号、申请人或发明江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心15人的英文名称/姓名、地址及邮编、代理机构等信息;申请文件:PCT 途径-常规方式(专利法第 371 条):提交 PCT国际公布文本的英文译文;依据专利合作条约第 19 条提出的修改后的权利要求的英文译文(如有);国际初审报告及依据专利合作条约第 34条修改的申请文件的英文译文(如有);PCT 途径-Bypass 方式(专利法第 111 条):
23、与上述通过常规方式进入美国国家阶段的 PCT 申请所需文件的主要区别在于,申请文件不是原 PCT 申请的准确译文,可在原 PCT 申请的基础上进行修改或增加新的内容;巴黎公约途径:通常包括摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图等,以及优先权证明文件;宣誓或声明(Executed Oath or Declaration):表明自己是本专利的发明人,并对提出的文件的真实性负责;信息披露文(Information Disclosure Statement by江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心16Applicant,IDS):申请人所知晓的所有在先技术相关信息;由发明人签署的转让证
24、明(若申请人非发明人)。4.4 发明专利申请文件撰写专利申请文件的撰写质量对美国专利申请能否获得授权、获权范围的大小、权利稳定性及权利行使等均至关重要。不同类型的申请途径对撰写的要求也有所侧重。4.4.1 优先权文件的撰写我国申请人通常会通过巴黎公约或 PCT 途径向美国申请专利,而且一般以在中国先申请的专利作为优先权文件。因此,在起草作为优先权文件的中国专利申请时,需要同时考虑中国和美国相关法律法规对申请文件的要求。这包括但不限于选择合理的权利要求以确保对主题的充分保护,并确保权利要求表述清晰明了。(1)保护主题对于某些不受中国专利法保护但在美国可获得专利保护的主题(例如计算机软件、商业方法
25、等),在撰写国内申请文件时,可以在说明书中对相关内容进行写明;在后续进江苏省知识产权保护中心江苏省知识产权保护中心17入美国时,可以通过主动修改的方式将这些内容增加到权利要求书中。(2)限制性语言申请文件中的限制性语言会不必要的限制发明申请的权利范围。因此在撰写优先权文件时,应避免使用限制性语言。同时,不宜将某一技术效果过于局限于特定技术特征产生的效果,而是可以将技术效果描述为实施方案的效果。同时,在技术背景部分,应以简明客观的方式描述技术方案所涉及的技术领域现状。相关的现有技术应通过 IDS 程序提交给美国专利商标局,以防止由于对现有技术错误的限定而对权利要求的保护范围进行不当的界定。4.4
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