其它考试答复审查意见培训.pptx
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1、2024/8/28 周三1提提 纲纲常见审查意见的答复常见审查意见的答复 容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复答复审查意见的一般步骤答复审查意见的一般步骤2024/8/28 周三2答复的一般步骤答复的一般步骤认真阅读审查意见通知书理解审查意见通知书的真实含义仔细阅读相关文件(申请文件和/或对比文件)寻找可能被认可的修改方式和内容认真学习专利法、实施细则和审查指南,准确理解法律、法规给出修改符合法律规定的充分理由;或者找出审查意见的“漏洞”根据法律法规的具体规定逐条应对审查意见,力争改变审查员的不正确认识 【案例1】2024/8/28 周三3容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复一、回避审查意见通
2、知书所指出的具体问题,仅引用法律法规的规定或者其他国家的审查结果来答复:审查意见通知书指出权利要求1与对比文件1相比不具备创造性,不符合专利法22条第3款的规定申请人未修改申请文件,并且在答复意见中并未说明权利要求1与对比文件1相比具有创造性,而以该申请的同族专利申请在其他国家的审查结果来证明创造性。2024/8/28 周三4容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复 意见陈述:申请人需要说明的是,对于该申请人的同族专利申请(WO),国际检索单位作出的书面意见在第V栏中,并没有指出本申请缺乏创造性(请参见附件1)。也就是,本申请满足专利合作条约的创造性要求。根据专利合作条约第27条第1款(PCT A
3、rticle27(2)规定:任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则规定不同的或其他额外的要求。据此,由于本申请满足专利合作条约创造性的要求,因此符合中华人民共和国专利法关于创造性的要求。温馨提示:其他国家或组织的审查结果只能用于在意见陈述之后佐证意见陈述的观点,不得以此代替对问题的回答。2024/8/28 周三5容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复二、对申请文件不做实质性修改,意见陈述答非所问 审查意见指出权利要求不具有新颖性,答复:“本申请的该技术方案具有优异的生产价值,已有多家公司、企业想要获得本申请相关的技术内容,并且获得多项国家、地方奖项。”结果:申请被驳回20
4、24/8/28 周三6容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复三、未理解审查意见通知书的真正含义,仓促作答 【案例2】本案提示:当不能准确理解审查意见时,最好通过电话 与审查员进行充分沟通,在完全理解的基 础上进行有针对性的答复 申请文件中避免使用敏感措辞,例如“自 制”这样的措辞通常与公开不充分高度相 关,在撰写申请文件时要避免使用,即使使用 一定要公开“如何自制”确实拿不准又无法与审查员沟通时,能修改 申请文件最好修改申请文件,多一次答复机会2024/8/28 周三7容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复四、未正确理解法律法规(指南),导致答非所问,最终招致被驳回审查指南第二部分第十章5.2节对
5、组合物新颖性有如下规定:(1)仅涉及组分时的新颖性判断一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲,如果 2024/8/28 周三8容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复()发明专利申请为组合物乙(组分:A+B),并且权利要求采用封闭式撰写形式,如“由AB组成”,即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,该权利要求仍有新颖性;()上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式,如“含有A+B”,且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,则该权利要求无新颖性。()上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式,即指明不含C,则该权利要求仍有新颖性。2024/8/28 周三9容易招致驳回的答复容易
6、招致驳回的答复申请的权利要求含有A、B的组合物(开放式)由A和B组成的组合物(封闭式)含有A、B,但不含有C和D的组合物(排除开放式)对比文件由A、B、C、D组成的组合物由A、B、C、D组成的组合物由A、B、C、D组成的组合物结论申请没有新颖性申请具有新颖性申请具有新颖性2024/8/28 周三10容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复指南中此处规定提示:面对同一篇对比文件,不同的撰写方式导致截然相反的结论,当采用开放式撰写的组合物权利要求(保护范围大)被质疑新颖性时,可以通过修改权利要求的撰写方式来克服,不正确理解指南的此处规定,盲目以技术特征本身的比较进行陈述,结果通常被驳回 【案例3】20
7、24/8/28 周三11容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复本案提示:要做好答复,首先必须对专利法、实施细则、审查指南的规定有深刻正确的理解,特别是对特殊领域的规定(指南第九章、第十章),做到应答准确撰写申请文件时应特别注意权利要求的层次,本案中如果权利要求书由多个权利要求构成,每个权利要求保护不同层次,则可以通过审查意见通知书发现上述撰写问题(到了具体实施例的权利要求必然为封闭式,对于该权利要求审查员必然认可)撰写申请文件时注意每个技术方案的层次,本案中如果对用途的撰写多一些层次,例如对癌症,可以从所有癌症到实体肿瘤,到肺癌、胃癌等等逐级撰写,至少可以得到相对合理的权利要求范围2024/8/
8、28 周三12容易招致驳回的答复容易招致驳回的答复五、不陈述意见,要求修改申请文件,但不提交修改的申请文件替换页或者将修改放在意见陈述书上:【案例4】本案提示:申请文件中最好不要使用不确定的措辞,特别对于用量等可以用数值标示的技术特征不能通篇使用模糊的措辞(例如“一定的”),否则将导致无法克服的缺陷即使使用了这类措辞,也应当对其进行多层次的解释2024/8/28 周三13新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的答复原则:分清类型,正确应对指南中对于不具有新颖性有如下五类原则1、相同内容的发明或者实用新型(指南第二部分第三章3.2.1节),此处包括隐含公开应对技巧:核实对比文件公开的内容,比较是否
9、真正相同,不相同则陈述意见 如果审查意见指出隐含公开,研究技 术常识,看是否真正为“隐含公开”如果真的相同,则研究申请文件,找 到修改途径克服新颖性问题大部分新颖性问题属于此类型2024/8/28 周三14新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的答复2、具体(下位)概念于一般(上位)概念(指南第二部分第三章3.2.2节):则具体(下位)概念的公开使采用一般(上位)概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性。反之,一般(上位)概念的公开并不影响采用具体(下位)概念限定的发明或者实用新型的新颖性 应对技巧:确认审查意见是否符合上述原则,若符合,则根据上述原则修改权利要求以争取克服上述缺陷化学领域常见2024
10、/8/28 周三15新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的答复3、惯用手段的直接置换(指南第二部分第三章3.2.3节):如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。应对技巧:核实是否真的是“惯用手段的直接置换”,若是,则修改申请文件争取克服该缺陷,若不是,则据理力争。2024/8/28 周三16新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的答复4、数值和数值范围(指南第二部分第三章3.2.4节):对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内,将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性 对比文件公开的数值范围与上述
11、限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点,将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性 2024/8/28 周三17新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的答复对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性,但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性 应对技巧:核实对比文件,看是否还有其他区别技术特征,并核实是否属于上述三种情况,如果没有其他区别技术特征且也属于上述三种情况,修改权利要求力争克服新颖性问题并陈述具有创造性的理由2024/8/28 周三18新颖性审查意见的答复新颖性审查意见的
12、答复5、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求(指南第二部分第三章3.2.5节):应对技巧:核实对比文件公开的内容,判断审查意见的质疑是否合理,若不合理,据理力争;若合理,修改申请文件,进一步限定权利要求使其具有新颖性,或者根据申请文件的记载提供对比实验数据证明申请的权利要求与对比文件的不同,从而证明权利要求的新颖性化学领域常见,但注意提交的实验数据必须基于原始申请文件的公开2024/8/28 周三19创造性审查意见的答复创造性审查意见的答复原则:认真核对权利要求和对比文件,寻找更多区别技术特征,确定发明类型,作出有针对性的答复根据审查指南第二部分第四章第4节规定的发明类型,确定发
13、明类型,在结合审查指南第二部分第四章第5节规定的判断发明创造性的其他因素,提出发明有创造性的有说服力的意见陈述2024/8/28 周三20创造性审查意见的答复创造性审查意见的答复发明类型:1、开拓性发明(指南第二部分第四章4.1节):是指一种全新的技术方案,在技术史上未曾有过先例,它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元。开拓性发明同现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。不会有人质疑开拓性发明的创造性,但科学技术发展到今天,开拓性发明只是发明家们的梦想2024/8/28 周三21创造性审查意见的答复创造性审查意见的答复2、组合发明(指南第二部分第四章4.2节):。如果
14、组合的各技术特征在功能上彼此支持,并取得了新的技术效果;或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越,则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步,发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。要用有力的证据说明组合不是简单的叠加,组合后各技术特征在功能上相互支持、组合困难或者组合产生了预料不到的技术效果2024/8/28 周三22创造性审查意见的答复创造性审查意见的答复3、选择发明(指南第二部分第四章4.3节):。选择发明,是指从现有技术中公开的宽范围中,有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。如果选择使得发明取得了预料不
15、到的技术效果,则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。要用有力的证据(例如对比实验数据)证明选择产生了预料不到的技术效果2024/8/28 周三23创造性审查意见的答复创造性审查意见的答复4、转用发明(指南第二部分第四章4.4节):转用发明,是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。如果这种转用能够产生预料不到的技术效果,或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难,则这种转用发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。要用有力的证据说明转用的技术领域相差远、没有相应的技术启示、转用困难、转用取得了预料不到的技术效果2024/8/28 周三24创造性审查意见的答复创造
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