专利攻防及代理选择.docx
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1、专利攻防及代理选择道高一尺,魔高一丈两个专利规避感想这几天接连为两个国外公司做了专利侵权分析与专利规避设计,感慨万分,觉得很多东西有必要写出来,以供国内的专利申请者以及专利权人参考,别以为专利授权就万事大吉了,真正的博弈和考验,才刚刚开始。请时刻警惕,道高一尺,魔高一丈! 第一个是某跨国制药公司甲,欲在中国投资设立一条生产线生产一种药物,生产过程中要使用一种必不可少的催化剂,但与受某中国授权专利A保护的催化剂很相似。值得钦佩的是,该跨国公司甲的法律意识还是很浓的,唯恐做侵犯专利权的事情,故在建设生产线之前专门委托我们做一个法律分析,看到底是否侵犯该专利权,以及若侵权,看看是否有可能规避开。分析
2、该专利后,我发现该专利是其竞争对手制药公司乙在中国申请并授权了的专利,其在技术上非常之牛逼,因为它可以选择性地将某化合物的左旋形式催化转化成目标药物,而对右旋形式则没有活性,换句话说,是一种手性选择性催化剂,想必各位学过催化的看官们会知道实现手性选择性的难度有多高,而且该专利的撰写一看就是出自高人之手,行文之谨慎、防守之严密,布局之完备,实在是难得。几番分析下来,发现该催化剂还真是侵犯人家的专利权了,与该制药公司甲商量后,觉得要使用该催化剂而不向外国公司乙支付专利费的唯一的办法,就是进行专利规避设计,即如何既使用该催化剂,又不侵犯专利权。对我来说,这着实颇具挑战性,因为该专利防守实在太好了,至
3、少在我见过的专利中,绝对算是一流的。不过,迎难而上乃是我的本性,更何况制药公司甲还出了大价钱,不惜代价一定要规避开,因为制药公司甲也深知,即便他们肯支付专利费给制药公司乙,制药公司乙也不见得就会允许他们使用该专利,毕竟是竞争对手嘛,谁又会肯给竞争对手一条方便通路呢!经过几天认真的分析和推演之后,到底还是被我发现了该专利在布局上的一个小漏洞,不过这就足矣,据此最终拟定的专利规避方案,从法律上完美地规避了该专利权,唯一有一点遗憾是,生产成本上会有所增加。该规避方案得到该制药公司甲的高度好评“Great work!”,因为这套方案一旦实施,他们再也不用担心专利侵权问题了,也不用看制药公司乙的脸色行事
4、了,至于成本上的增加,与规避专利权所节省的巨大专利费支出相比,两害相权择其轻,显然是值得的。 帮客户规避了这么一个布局严密的专利权,我自己也感觉很有成就感,非常高兴。不过做了接下来的这个案子,我就一点也高兴不起来了。 第二个是帮助跨国公司丙规避一个国内X院Y所的专利权,以便其在中国的生产基地中可以自由使用该专利所涉及的催化剂。X院Y所在该行业内的科研水平之高也是出了名的,其最近搞出的新催化剂也申请了专利,并得到了授权,并且实用效果非常好。这也不难理解,只有实用效果好的催化剂,别人才值得去仿制,进而才会去图谋如何规避专利权。那些实用效果差的催化剂,估计人家都懒得费劲去仿制,更别说有兴趣去探讨侵权
5、不侵权了。原本以为又是一个棘手的任务,不过拿到该专利一看,顿觉身上的重担一下子卸掉了,该专利撰写得那叫一个漏洞百出啊,虽然授权,但几乎起不到任何保护作用。于是乎,我很轻松地就完成了规避方案的设计,向老外交了差,但我却着实高兴不起来。我做博士时也是做催化剂的,深知研究一个非常实用的催化剂要付出多么大的人力物力。可是,这么好的一个研发成果,就这样被老外无偿拿去用了,真是非常非常可惜。也许那些参与研发的科研人员,以及该研究所的科技成果推广部门,还在四处推销他们的产品,还在那里做着推广该催化剂来挣钱的美梦,还天真地以为他们的产品是技术门槛很高的,而且还是受国家专利保护的,别人一是不会、二是不敢仿制他们
6、的催化剂。殊不知,他们的研究成果,早已经被他人破译并成功仿制,而且马上就要正大光明地拿去到工业生产线上免费使用了,至于专利使用费,坦率地讲,X院X所很难向外方索要。老外早有准备,既然敢明目张胆地干,就是心里有底的。 作为执业专利代理人,我成功地完成了客户交待的任务,但我却一点成就感也没有,一点也高兴不起来,原因有二: 首先,规避了这么一个漏洞百出的专利,对我来说如老叟戏顽童一般,实在是一点挑战性也没有,不值得有成就感。想不到X院Y所做研发做得这么出色,但在专利工作上却做得这么小儿科,难道真的是只擅于打江山不擅于守江山,还是压根就没把守江山当回事? 其次,毕竟这次不同于上次帮老外甲规避老外乙的情
7、况,这次是帮着老外规避中国人自己的自主知识产权,作为国人,多少有点于心不忍。怎奈任务在身,作为专利律师,收谁的钱替谁办事,乃是法定义务,更是业内行规。 此外,还有一点重要的感慨: 老外们办事的风格,真的是可以用“真抓实干”来形容。什么事情都想在前面,什么事情都要提前做好应对预案,且对法律的尊重,实在是超出国人的想象。就比如说做专利侵权分析、专利权规避这种事情,我做专利代理人这么多年,遇到的从来都是外国客户委托我们做,但从来没有一家国内客户委托我们做。也许专利权在国内科研院所和企业的眼里,自己申请的专利,仅仅是用来评职称、报高新、凑工作量的工具而已,而别人申请的专利,也是可以拿来就用的免费工具。
8、专利权为研发成果构筑法律防线的本来作用,似乎早已经被国人淡忘。 话题沉重了点,就此打住。不过,真是希望以后能碰到国人去规避国外专利的案件,那样的话,我工作起来岂不更来劲!如何评价专利撰写水平的高低 经常有发明人和企业专利工作人员问我如何评价专利代理人的执业水平高低的问题,以及如何判断专利代理人是否认真尽职地处理他们的发明专利。这种心情我非常理解,正如要打官司的人急于了解律师的水平高低,患者急于了解医生水平高低一样,花了真金白银请人来干活,总得要了解一下这人水平的高低不是。看来这是一个面临信息不对称情况时所发生的普遍问题,毕竟外行难以评价内行嘛。 本文就此问题发表一些粗浅看法,希望能抛砖引玉。
9、(经常看到撰写很差的专利,发现很多共性问题,最大的问题是保护范围过窄和不清楚问题。正好今天还应一个在企业做专利的朋友的要求,讲一讲如何评价专利撰写水平高低的问题。我想二者是同一个问题,合并说一下,有以下特征至少之一时,则有很大可能说明该专利未经认真撰写:a 权利要求1中包含过多数值参数,其中所述“过多”是指大于等于3个。b 权利要求1中包含口语化色彩浓重的表述;c 方法类权利要求,权利要求1中步骤顺序含混不清,看完后仍不知所云;d 方法类权利要求中包含了产品类技术特征,或反之;e 装置类权利要求,未写明各部件之间的连接关系;f 权利要求1中有至少一个非必要技术特征;这种情况对申请人利益损害最大
10、;g 权利要求中包含宣传性表述;f 权利要求中术语前后不一致;以后有时间时会逐一给出例子。询价是个技术活专利代理费用揭秘便宜没好货,好货不便宜-代理一个专利多少钱?经常有朋友或朋友的朋友(包括很多博友)问我,你们事务所代理一个专利多少钱?对于这个问题,我每次都表示无法回答,这倒不是因为涉及什么商业秘密,而是因为这样的询价就跟有人问“买一辆车要多少钱”或“装修一间房屋要多少钱”一样,显得太外行且没有技术含量。代理一个专利的收费,其实没有统一的价格,如同车价和装修价一样,显然要看具体车的配置情况或房屋的装修标准以及是否包工包料等具体分工而定。专利代理中的收费也是与具体案件情况密切相关的,没有统一标
11、准,其中影响收费多少的因素有很多,但很多申请人并不清楚这其中的具体情况。现在很多专利事务所也利用申请人对影响专利代理收费的因素的不熟悉,在报价和服务项目上利用模糊概念,大打擦边球,要么把很多原本代理人要承担的工作转嫁给申请人,要么在合同外额外收费,损害申请人的利益。为了让申请人对专利代理的价格构成有个认识,现就本人接触过的专利代理情况,就其中影响收费的十大因素列举如下,以便今后各位申请人在向任何专利代理机构询价时,能做到心中有数,内行询价,不被忽悠。1. 是否有技术交底书,技术交底书是否完善。没有技术交底书或者仅有几张示意图或者仅有个idea就要求代理人撰写出完整的申请文件,显然代理人付出劳动
12、更多,有时甚至要承担发明人的角色,收费自然要高些。2. 发明创造在技术上的复杂程度,越复杂的,或者发明点越多的,技术领域越交叉的、或者技术上越偏门冷门的,收费就会越高。3. 是事务所代缴专利局官费还是自行缴纳专利局官费。这个要问清楚代理费中是否包含官费。4. 是否要求代理人对技术交底书做从(纯技术上的不规范表述)向(法律和技术都严谨的表述)的实质性深加工;还是仅仅要求代理人规范格式即可。如果要求法律和技术上都严谨的表述,需要代理人真正懂发明技术且在表述上要做到滴水不漏,显然收费要更高;而仅要求代理人规范格式,其实相当于申请人或发明人自行撰写,代理人或事务所仅仅是个格式刷和二传手,收费自然不能太
13、高。5. 是否要求代理人代为起草审查意见答辩稿。简单说,专利局审查员发出审查意见通知书引用若干篇对比文件来否定新颖性和创造性时,代理人和申请人在分工上有两种模式:一是申请人或发明人自行阅读理解和做做技术比对,负责技术答复并拟定初稿,然后代理人在此初稿上负责文字整理形成正式答复稿回复给专利局,此时代理人仅相当于二传手,不承担答辩能通过的责任,反正是发明人自己做的技术答复嘛;二是代理人负责阅读理解和做做技术比对,并做技术答复并拟定初稿,发明人或申请人只需就此初稿说yes或no或者补充意见即可,此时代理人的作用相当于(发明人律师)代理人要对答辩是否能通过向申请人负责,毕竟是代理人自己负责技术答辩嘛。
14、显然第二种模式下代理人付出劳动更多,承担的责任更大,对知识水平要求更高,收费理应比第一种模式更高。这其中还有审查员引用的对比文献是英文或其他外文的情况,是发明人自己阅读理解外文还是代理人负责阅读理解外文,显然对应的劳务分工和收费也是不同的。6. 是否要求提前进行完备的检索,以预判新颖性和创造性。7. 撰写时是否要求刻意避开某些现有专利。本人在代理实践中常遇见一种情况,客户要求代理人负责全部文件的撰写工作,同时提供若干篇客户认为有可能会影响其发明授权的现有专利文件或期刊论文(有时还是外文的),或者提供若干篇竞争对手的同领域专利,要求写出的申请文件必须相对于这些专利或期刊论文具有新颖性和创造性或者
15、要避开这些专利的专利权。这种情况,显然代理人要承担更多的工作和责任,收费自然也要高。 8. 事务所是否承诺包授权。客观来讲,任何正规专利代理事务所在进行完善的检索工作之前都不会承诺包授权的;未经检索就做出这样的承诺,显然是对申请人极不负责任的,有忽悠之嫌。一些无资质的黑代理们揽活时常用“包授权”来吸引客户,他们敢做这样的承诺,要么靠所谓的跟专利局各级领导们关系很铁,要么靠把权利要求写的很窄很具体,从一个保护范围缩小到一个保护点,成为传说中的垃圾专利。9. 是否要求授权后的专利是“进可攻,退可守”的高质量专利权。换句话说,是否要求专利具有“可授权性”、“防规避性”、“抗无效性”和“易行权性”。显
16、然,对质量要求越高,收费也越多。是否要满足做到些方面的要求,代理人付出的劳动可能会有天壤之别。10. 是否将来有申请国际专利的计划。客观来说,如果一个发明创造要走向国际去申请PCT专利或者直接去美国、欧盟或日本等国去申请专利,那么对其撰写的要求就比简单申请一个中国专利时要高出很多,最起码在权利要求和说明书的“清楚性”、“完整性”和“支持性”方面,以及实施例数据结构的逻辑自洽性方面,要写出一整套符合各国审查标准的申请文件来,此外还要求申请文件便于准确翻译,此时的撰写收费就比简单写个中国专利要更高。严格来讲,目前的中国专利如果要走出国门,80的申请文件需要重新撰写做规范化表述以避免上述缺陷,否则到
17、了国外,光是处理形式问题所耗费的时间和费用,都会是巨大的支出,想想国外稍微象样点的专利律师高达400800美元/小时的收费标准吧。而这些支出原本可以通过精心撰写而避免的。一言以蔽之,专利代理的收费高低,是与质量和责任挂钩的,要求的质量越高,要求代理人方承担的责任越大事务越多,则收费越高。显然“奥迪”和“奥拓”不可能是一个价。此外,专利代理实践中,常常有所谓的“包干价”,这时,申请人一定要问清楚,到底哪些劳务是属于包干范围内的,哪些劳务是属于包干范围之外要另行单独收费的。以免遇到具体事务时各执一词纠缠不清。专利代理实践中,很多申请人还经常选择所谓的“报价最低”的事务所,这时您要注意了,为了确保不
18、赔钱或者确保基本的利润,事务所多半会在上述十个方面的某个方面给您打折扣的,否则就赔钱了。更有甚者,有些胆大的事务所还会外聘没资质的人做撰写,以图盈利。当然,这种情况下受害的是申请人的权益。请牢记古谚,一分钱一分货,好货不便宜,便宜无好货。看了上述影响专利代理收费的因素,除非你对您自己的专利真的毫不关心,否则您还会问出“代理一个专利多少钱”这样的外行话吗?您还会秉承“最低价成交”的理念吗?如何提高专利申请的授权率一、新颖性经过与很多国内客户打交道发现,其实很多时候,客户最在意的还不是发明创造能不能得到切切实实的专利保护,而是专利申请能不能授权,以及在能够授权的基础上,如何尽快授权。这种心情可以理
19、解,毕竟很多时候,客户需要授权专利来申请高新企业来办理税收优惠,那省下的可都是真金白银啊,或者用于科技项目结题验收或者申报科技项目,以便为后续研发申请资金,等等。还有,客户中的很多技术人员,也希望靠着授权专利来评职称、申报奖励呢。因此,如何提高专利申请的授权率,也就成为一个颇具现实意义的问题。那么,如何才能提高授权率呢?下面,本博主从操作层面上,就这个话题逐一做些阐述。1.新颖性新颖性是一个专利能被授权的最基本的要求,也是影响授权与否的关键的问题之一,我想大多数发明人都明白新颖性问题“一票否决”型的份量。虽然新颖性主要涉及技术问题,应该由发明人来负责,本不该由我这个代理人来操心。但我多年执业实
20、践中发现,新颖性问题出现的根源,往往在于发明人的一些错误认识和不当行为以及不合理的申请规划上,如果这些错误认识或不当行为能够克服,或者能够合理规划专利申请的步骤,则新颖性相对创造性来说,还是好预防和解决的。在专利审查实践中,新颖性是有相对客观的判断标准的,一般容易加以论证,发明人自己一般也能够根据其掌握的技术文献八九不离十地指出其发明创造“新”在哪里。但并不等于新颖性不会出问题,实践中,在新颖性方面,以下几个方面最容易出问题:A、对发明创造的创新性过于自信,连最基本的查新性检索都不做,结果收到审查意见通知书后才发现,前人甚至在多年前(我最多见过在60多年前)早已经申请过类似专利。这是很多自信心
21、过强或井底蛙型发明人常犯的错误。其实,他们不是不懂得查新检索的重要性,更多时候是省事心理和/或侥幸心理在作怪。当然,很多单位或个人不具备完善的检索条件也是一个客观因素,但基本的几个到处都能免费上的专利数据库,例如中国专利、美国专利和欧洲专利数据库,还是应该上去提前检索一下的。B、先发表论文,后申请专利,或者先出售产品,后申请专利,会导致丧失新颖性;随着发明人专利意识的普及,现在这方面的问题已经出现地较少了,但仍有个别发明人犯此类错误。有时,甚至先做产品广告或宣传册,因为印上了一些细节技术信息,也会导致产品发明丧失新颖性,这样的例子,在“专利无效”程序中经常看到,无效请求人往往用专利权人自己印发
22、的广告宣传册或发表的论文作为证据,来证明专利产品或专利方法没有新颖性,面对这样的难以否认的证据,专利权人往往是有苦难言,悔不该当初。C、随着研发的持续开展而做一系列专利申请时,如果不对专利申请做出合理规划,常导致自己在审查在后申请的专利的新颖性被在先申请的专利破坏掉。这种问题的发生通常较为隐蔽,因为这一系列专利是在不同时间申请的,每个专利在撰写时,除非有认真负责的专利代理人专门对此进行把关,否则常常会出现这个问题。本博主在执业过程中,也常常提醒申请人,如果有在先系列申请,一定要拿给我研究一下,以避免上述情况发生。D、某些肉眼难以看出区别的产品发明,例如一种组合物试剂或催化剂或一种玻璃,审查员在
23、依据本发明的信息不能判断其与现有文献中的同类产品有何区别时,有权推定二者相同,进而认为其没有新颖性,这是法律赋予审查员的特权。因此,此类发明,一定要明确写出其组成信息,如果受技术条件的限制,组成信息不能明确确定,则要写明其性能参数或制备方法等信息。否则,一旦被审查员“推定”为没有新颖性,就麻烦大了,因为沉重的举证责任以及举证不能的不利后果,就轮到申请人来承担了。当然关于新颖性,还有其他需要注意的问题,但那些问题更多是专利代理人和审查员要考虑的问题,对于发明人来说,注意到并避免以上问题,就基本上能确保新颖性不出问题。或者万一出了问题,发明人因不存在自身错误,也不用承担什么责任,对老板好交差。二、
24、创造性创造性问题同样是影响专利授权与否的最关键的问题,也属于“一票否决”型影响因素。创造性主要涉及技术问题,同样应该由发明人来负责,本不该由我这个代理人来操心。但我多年实践发现,如果发明人与代理人充分沟通,在创造性方面提前做好充分准备,找好找准发明点进行有针对性的撰写的话,还是非常有利于在专利审查过程中论证创造性的。“开创型发明”,其创造性是很容易论证的。这不是本文讨论的重点,因为现实中开创型发明是比较少见的。实践中,大多数都是“改进型发明”,即基于前人的技术成果,在某一个方面或几个方面做出或大或小的改进。如同新颖性一样,创造性的评价也是要基于检索出来的对比文献来进行。因此,如果发明人能够提前
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